前面三文介绍了著作权的风险管理，下面介绍商标权的风险管理。

二、 商标权合规

1、 商标权权益取得阶段的风险识别

（1） 商标权取得应符合积极要件---显著性

《商标法》第四条：“自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。

本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。”

第三十一条：“两个或者两个以上的商标注册申请人，在同一种商品或者类似商品上，以相同或者近似的商标申请注册的，初步审定并公告申请在先的商标；同一天申请的，初步审定并公告使用在先的商标，驳回其他人的申请，不予公告。”

合规风险点：商标是否具备显著；及时注册。

解析：《商标法》第九条：“申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”商标注册成功的基础是标识具备显著性，若缺乏显著性，商标定会遭遇驳回，不予核准注册。一般臆造性、暗示性词汇具备较高的显著性，申请成功概率颇高。另一种，标识原有显著性很弱，但是经过持续的使用宣传，具备了相应的知名度，消费者将该标识视为产品或服务的标识，此标识可视为经过使用已经获得了显著性，即所谓“第二含义”，亦可以申请为注册商标。

（2）商标取得不应违反消极条件---合法性

《商标法》第10、11、12、16条规定了标志获得商标注册的消极条件，包括：不得侵犯他人的在先权利或合法利益，不得违反商标法禁止注册或使用某些标志的条款，比如，中华人民共和国的国家名称、国旗、国徽、军旗、勋章相同或者近似的，以及同中央国家机关所在地特定地点的名称或标志性建筑物的名称、图形相同的；同外国的国家名称、国旗、国徽、军旗相同或者近似的等，仅有本商品的通用名称、图形、型号的；仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的等标志。

合规风险点：商标是否符合上述条款规定。

（3）商标注册的时机

《商标法》第31条规定了我国商标注册中一条重要的原则，即申请在先原则。大多数企业在经营之初并未对品牌保护引起足够的重视，对商标法律风险毫无预估，甚至认为商标保护是一件既费钱又没有意义的事情。一个新申请商标从申请到顺利发证的情况下一般情况下需要一年半左右时间，包括申请受理和形式审查约需3个月，实质审查约需9个月，异议期三个月，核准公告到发证约2个月，如果遇到驳回和异议时间会延长。故，企业应根据产品或服务上市时间预先申请商标，在进行推广之前，商标应该处于已获准注册的状态，或者至少是已经递交了申请。此外，“TM”是商标的英文“Trade Mark”的简拼，两个单词首字母的缩写，它没有法律上的意义。

合规风险点：申请时间规划不合理，商标被抢注。

（4）不予核准注册

商标不予注册的原因包括，没有显著性、功能性、不合法、在先权利影响等，这里不予注册的原因主要是在先商标权的影响。企业在商标注册之前一般都会进行商标查询，提高商标注册成功率。但是，经过查询的商标也存在下列风险，影响到商标注册的成败。

盲期风险不可避免。查询商标一般就是检索商标局内计算机数据库中的各类申请信息，但这些申请资料都需要人工分类并通过扫描输入商标局数据库。从提交的各类商标申请文件从递交到商标局，到可以从计算机数据库中检索到需要一定的时间，大概在3~6个月，这就是通常所说的查询盲期。在盲期内的商标信息是任何人都无法查询到的，因此企业申请注册的商标有可能会与在盲期内的在先商标出现相同或近似的风险。

优先权风险难以预知。我国《商标法》第二十四条：“商标注册申请人自其商标在外国第一次提出商标注册申请之日起六个月内，又在中国就相同商品以同一商标提出商标注册申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者按照相互承认优先权的原则，可以享有优先权”。企业可以通过要求优先权而获得一个较早的商标注册申请日期（优先权日），根据“申请在先原则”，对他人优先权日到企业申请日之间商标申请有影响。优先权属于商标查询中的一个“盲点”，不可预知，从而成为商标查询的一大风险。

跨类别近似风险构成威胁。商标查询一般是按照商标局使用的《类似商品和服务区分表》中对商品或服务的分类进行单类别查询，但这其中却存在着跨类别近似的风险。比如，第5类的0502群组的“婴儿奶粉”与第29类的2907群组的“牛奶、奶粉”近似，没有跨类别近似查询就会有风险。

驰名商标风险难以查明。根据我国《商标法》及相关司法解释规定，在我国注册的驰名商标享受跨类别保护。一枚商标即使只在某一个类别上进行了注册，但由于被认定为驰名商标，其他人在其他类别也不可注册相同或类似的商标。驰名商标的名单不会定期公布，而且在商标异议中也会可能被认定为驰名商标，因此，驰名商标又是商标查询中隐性风险。

合规风险点：尽早申请商标注册；咨询专业人员的意见，特别是对跨类别近似的判断。

（5）商标注册的策略

这里的注册策略主要是两方面，其一、一个产品或服务需要注册哪些类型，其二、如何进行对商标进行有效的防御即注册防御商标。防御商标是指，企业将已经注册的商标再注册更多的商品或服务类别，或者将自己商标的图案、文字形似音似的标志注册为商标。防御商标主要有两种方式，一种是跨类别防御。根据《商标注册用商品和服务分类》，目前所有商品及服务共划分为45个类别。企业在其中一类别注册商标后，再在企业今后可能涉足的其他类别上注册相同的商标，以便扩大经营规模预留商标。另一种是同类别防御。商标所有人为了防范他人在同类别商品（或服务）上申请类似商标，在同行业、同类别内注册与原商标近音、同音或字形近似的商标。如阿里巴巴注册了“阿里爸爸”、“阿里妈妈”等商标。老干妈注册了“老干爹”、“老干娘”等商标。“大白兔”奶糖的生产厂家注册了，包括大灰兔、大黑兔、小白兔等十几个商标。“小米”则把红米、蓝米等多个商标都注册了。企业通过注册多个防御商标，达到了降低品牌被山寨风险，降低商标维权成本，防止了其他企业恶意竞争等等目的。

    商标一共45类。首先，第35类商标，它被称为“万能商标”，业界称“一日不注，后悔终身”，绝对是一个特殊的存在。第35类商标属于服务商标，包含了广告、商业经营、商业管理、办公事务，产品商标在市场上的广告，市场营销，进出口代理，商业活动等，如果需要广告推广，一般需要这一类商标。其次，最核心的业务范围进行商标注册，比如25类的服装行业。再次，考虑到企业做大后，通常还有可能需要开发自己的APP，所以第9类也是需要考虑进去的商标类别。最后，要考虑产品对应的服务类别，也可以注册商标，比如服装属于第25类，是商品类，但是提供服装设计是服务类，属于第42类。

合规风险点：合理规划注册商标类别，给企业扩展和维权做好准备。

未完待续……

作者简介：

徐贤彪律师：知识产权工程师、专利代理人资格，曾任科技企业技术经理、事业部总经理。

执业领域：企业法律顾问、知识产权、公司法、互联网法律、商事合同等。 

知识产权领域：商标驳回答辩、商标异议、商标“撤三”、商标无效、侵权诉讼、专利驳回答辩、专利无效、侵权诉讼、知识产权风险审查表、侵权分析法律意见书、委托协议、转让协议、许可协议

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